Страница:
Часть 4 ГК РФ содержит перечень условий, которым должно отвечать фирменное наименование коммерческой организации, и вводит ограничения на включение в фирменное наименование определенных элементов. Так, в фирменное наименование юридического лица не могут включаться:
• полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
• полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
• полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций;
• полные или сокращенные наименования общественных объединений;
• обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.
В отношении государственных унитарных предприятий установлено исключение из этого правила: в их наименованиях может содержаться указание на принадлежность такого предприятия Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.
Включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению Правительства РФ, если более 75 % акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. При этом такое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в случае прекращения обстоятельств, в силу которых оно было выдано. Порядок выдачи и отзыва разрешений устанавливается законом. В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, акционерное общество обязано в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в свой устав[7].
Все организации, чьи фирменные наименования (согласно ЕГРЮЛ) не соответствуют ГК РФ, обязаны, начиная с 1 января 2008 г. при первом же изменении учредительных документов поменять также и свое название: привести его в соответствие с новыми нормами. Это прямо указано в ст. 14 Вводного закона[8]. Отметим, что Вводным законом внесены также соответствующие изменения в части фирменных наименований в законы об акционерных обществах[9] и обществах с ограниченной ответственностью[10], в Закон о государственных предприятиях[11] и Закон о банковской деятельности[12].
При этом конкретные сроки для приведения фирменных наименований в соответствие с новыми требованиями законом не установлены. По общему правилу налоговые органы попросту не зарегистрируют изменения в учредительные документы (не внесут соответствующую запись в ЕГРЮЛ) без изменения наименования компании. Отметим, что указанные требования не должны касаться случаев внесения в ЕГРЮЛ записей, не связанных с изменением учредительных документов, – например, когда меняется генеральный директор. Кроме того, юридическому лицу не может быть отказано в государственной регистрации на основании несоответствия фирменного наименования нормам ГК РФ.
Между тем у налоговых органов имеется и другой механизм воздействия. Так, согласно п. 5 ст. 1473 ГК РФ, налоговый орган вправе обратиться в суд с иском к такой коммерческой организации о понуждении ее к изменению фирменного наименования. Но не во всех случаях, а только если фирменное наименование не соответствует требованиям пп. 3 и 4 ст. 1473 ГК РФ, а именно:
• при нарушении правил, касающихся употребления русских и иноязычных фирменных наименований, а также соответствующих транслитераций (п. 3 ст. 1473 ГК РФ);
• при употреблении в фирменном наименовании запрещенных законом терминов, перечисленных в п. 4 ст. 1473 ГК РФ.
Таким образом, налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, имеет право предпринять собственные шаги, не дожидаясь, пока организация со словом «Россия» в фирменном наименовании изъявит желание изменить свои учредительные документы. Поэтому риск принудительного переименования в описанной ситуации остается в любом случае.
В связи с установленными ограничениями уже возник ряд серьезных практических вопросов. В частности, как определить степень «производности» слов от полных или сокращенных официальных наименований Российской Федерации, а главное – иностранных государств. Так, под прямой запрет попало употребление официальных наименований иностранных государств, т. е. из фирменного наименования подлежат исключению слова «Австрия», «Германия» и др.
Попытку внести ясность сделали высшие судебные инстанции, отразив подход к разрешению этого вопроса в совместном постановлении[13].
Суды указали на то, что под словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», в смысле положений п. 4 ст. 1473 ГК РФ следует понимать в том числе слово «российский» (и производные от него как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции), но не слово «русский» (и производные от него).
Таким образом, суды разъяснили, что под законодательные ограничения подпадает употребление любых транслитераций слова «Россия» с иностранных языков, например, «Раша» (от «Russia»). Но как в данном случае быть со словом «Рашен» от английского «Russian», которое можно перевести и как «русский», и как «российский»? Первый вариант перевода в отличие от второго, очевидно, под ограничение не подпадает. Представляется, что в данном случае определяющим фактором является направленность деятельности компании и возможность в этой связи перевести данную часть фирменного наименования не как «российский», а именно как «русский».
Не исключено, что существующая формулировка нормы дает расширительное толкование содержащихся в ней положений, что говорит о возможности возникновения злоупотреблений со стороны налоговых органов.
Здесь также стоит обратить внимание на предусмотренное новой нормой ограничение на включение в фирменное наименование юридических лиц полных или сокращенных наименований международных и межправительственных организаций. Данное ограничение делает невозможным использование в фирменном наименовании слов «Содружество независимых государств» «СНГ». Несмотря на то что статус СНГ является достаточно спорным с точки зрения международного публичного права, высшие судебные инстанции в обозначенном выше Постановлении четко разъяснили, что аббревиатура СНГ не может включаться в фирменное наименование юридического лица[14].
Что же касается юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством, риск их принудительного переименования проявляется в меньшей степени. Согласно ст. 1202 ГК РФ, требования к наименованию юридического лица определяются его личным законом, т. е. правом государства, где оно было учреждено. Таким образом, при рассмотрении возможного иска налогового органа суд будет вынужден решить коллизионный вопрос в пользу права данного иностранного государства, которое может предусматривать совершенно иные требования к наименованию юридического лица. Например, юридическое лицо может иметь разрешение своего государства на использование его названия в составе фирменного наименования. Данные обстоятельства снижают степень риска.
Также необходимо учесть, что в силу п. 4 ст. 54 ГК РФ, п. 1 ст. 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Наименования некоммерческих организаций (ст. 4 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части 4 ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ. В этой связи правила, предусмотренные ст. 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в п. 4 этой статьи, на некоммерческие организации не распространяются. Данное обстоятельство также отмечено судами в совместном постановлении.
Главной же новеллой ГК РФ в части фирменного наименования остается вновь установленный порядок осуществления исключительного права на него. Исключительное право на фирменное наименование ограничивается только двумя правомочиями:
• правом владения (п. 1 ст. 1473 ГК РФ);
• правом пользования (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).
Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Это означает запрет на любое предоставление своего фирменного наименования другому лицу, в том числе в рамках договора франчайзинга. Эти изменения коснулись договоров, заключенных в 2008 г.
Любой правообладатель может потребовать от других лиц прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (п. 4 ст. 1474 ГК РФ).
При этом правообладатель также вправе требовать от нарушителя возмещения ему причиненных убытков. Но это право возникает у правообладателя только в том случае, если его фирменное наименование было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование нарушителя (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).
Мы со своей стороны видим определенные сложности применения ряда новых положений Гражданского кодекса. Как отреагируют на новый закон бизнес и судебная практика, покажет время.
Cоотношение прав на фирменное наименование и товарный знак в свете применения судами норм части 4 ГК РФ
• полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
• полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
• полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций;
• полные или сокращенные наименования общественных объединений;
• обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.
В отношении государственных унитарных предприятий установлено исключение из этого правила: в их наименованиях может содержаться указание на принадлежность такого предприятия Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.
Включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению Правительства РФ, если более 75 % акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. При этом такое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в случае прекращения обстоятельств, в силу которых оно было выдано. Порядок выдачи и отзыва разрешений устанавливается законом. В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, акционерное общество обязано в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в свой устав[7].
Все организации, чьи фирменные наименования (согласно ЕГРЮЛ) не соответствуют ГК РФ, обязаны, начиная с 1 января 2008 г. при первом же изменении учредительных документов поменять также и свое название: привести его в соответствие с новыми нормами. Это прямо указано в ст. 14 Вводного закона[8]. Отметим, что Вводным законом внесены также соответствующие изменения в части фирменных наименований в законы об акционерных обществах[9] и обществах с ограниченной ответственностью[10], в Закон о государственных предприятиях[11] и Закон о банковской деятельности[12].
При этом конкретные сроки для приведения фирменных наименований в соответствие с новыми требованиями законом не установлены. По общему правилу налоговые органы попросту не зарегистрируют изменения в учредительные документы (не внесут соответствующую запись в ЕГРЮЛ) без изменения наименования компании. Отметим, что указанные требования не должны касаться случаев внесения в ЕГРЮЛ записей, не связанных с изменением учредительных документов, – например, когда меняется генеральный директор. Кроме того, юридическому лицу не может быть отказано в государственной регистрации на основании несоответствия фирменного наименования нормам ГК РФ.
Между тем у налоговых органов имеется и другой механизм воздействия. Так, согласно п. 5 ст. 1473 ГК РФ, налоговый орган вправе обратиться в суд с иском к такой коммерческой организации о понуждении ее к изменению фирменного наименования. Но не во всех случаях, а только если фирменное наименование не соответствует требованиям пп. 3 и 4 ст. 1473 ГК РФ, а именно:
• при нарушении правил, касающихся употребления русских и иноязычных фирменных наименований, а также соответствующих транслитераций (п. 3 ст. 1473 ГК РФ);
• при употреблении в фирменном наименовании запрещенных законом терминов, перечисленных в п. 4 ст. 1473 ГК РФ.
Таким образом, налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, имеет право предпринять собственные шаги, не дожидаясь, пока организация со словом «Россия» в фирменном наименовании изъявит желание изменить свои учредительные документы. Поэтому риск принудительного переименования в описанной ситуации остается в любом случае.
В связи с установленными ограничениями уже возник ряд серьезных практических вопросов. В частности, как определить степень «производности» слов от полных или сокращенных официальных наименований Российской Федерации, а главное – иностранных государств. Так, под прямой запрет попало употребление официальных наименований иностранных государств, т. е. из фирменного наименования подлежат исключению слова «Австрия», «Германия» и др.
Попытку внести ясность сделали высшие судебные инстанции, отразив подход к разрешению этого вопроса в совместном постановлении[13].
Суды указали на то, что под словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», в смысле положений п. 4 ст. 1473 ГК РФ следует понимать в том числе слово «российский» (и производные от него как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции), но не слово «русский» (и производные от него).
Таким образом, суды разъяснили, что под законодательные ограничения подпадает употребление любых транслитераций слова «Россия» с иностранных языков, например, «Раша» (от «Russia»). Но как в данном случае быть со словом «Рашен» от английского «Russian», которое можно перевести и как «русский», и как «российский»? Первый вариант перевода в отличие от второго, очевидно, под ограничение не подпадает. Представляется, что в данном случае определяющим фактором является направленность деятельности компании и возможность в этой связи перевести данную часть фирменного наименования не как «российский», а именно как «русский».
Не исключено, что существующая формулировка нормы дает расширительное толкование содержащихся в ней положений, что говорит о возможности возникновения злоупотреблений со стороны налоговых органов.
Здесь также стоит обратить внимание на предусмотренное новой нормой ограничение на включение в фирменное наименование юридических лиц полных или сокращенных наименований международных и межправительственных организаций. Данное ограничение делает невозможным использование в фирменном наименовании слов «Содружество независимых государств» «СНГ». Несмотря на то что статус СНГ является достаточно спорным с точки зрения международного публичного права, высшие судебные инстанции в обозначенном выше Постановлении четко разъяснили, что аббревиатура СНГ не может включаться в фирменное наименование юридического лица[14].
Что же касается юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством, риск их принудительного переименования проявляется в меньшей степени. Согласно ст. 1202 ГК РФ, требования к наименованию юридического лица определяются его личным законом, т. е. правом государства, где оно было учреждено. Таким образом, при рассмотрении возможного иска налогового органа суд будет вынужден решить коллизионный вопрос в пользу права данного иностранного государства, которое может предусматривать совершенно иные требования к наименованию юридического лица. Например, юридическое лицо может иметь разрешение своего государства на использование его названия в составе фирменного наименования. Данные обстоятельства снижают степень риска.
Также необходимо учесть, что в силу п. 4 ст. 54 ГК РФ, п. 1 ст. 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Наименования некоммерческих организаций (ст. 4 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части 4 ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ. В этой связи правила, предусмотренные ст. 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в п. 4 этой статьи, на некоммерческие организации не распространяются. Данное обстоятельство также отмечено судами в совместном постановлении.
Главной же новеллой ГК РФ в части фирменного наименования остается вновь установленный порядок осуществления исключительного права на него. Исключительное право на фирменное наименование ограничивается только двумя правомочиями:
• правом владения (п. 1 ст. 1473 ГК РФ);
• правом пользования (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).
Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Это означает запрет на любое предоставление своего фирменного наименования другому лицу, в том числе в рамках договора франчайзинга. Эти изменения коснулись договоров, заключенных в 2008 г.
Любой правообладатель может потребовать от других лиц прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (п. 4 ст. 1474 ГК РФ).
При этом правообладатель также вправе требовать от нарушителя возмещения ему причиненных убытков. Но это право возникает у правообладателя только в том случае, если его фирменное наименование было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование нарушителя (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).
Мы со своей стороны видим определенные сложности применения ряда новых положений Гражданского кодекса. Как отреагируют на новый закон бизнес и судебная практика, покажет время.
Cоотношение прав на фирменное наименование и товарный знак в свете применения судами норм части 4 ГК РФ
И. Чубукова, юрист
В. Лощилин, помощник юриста,
практика по интеллектуальной собственности
компании Goltsblat BLP
Фирменное наименование – имя компании, которое позволяет потребителю и контрагентам выделить ее из сотен тысяч других юридических лиц. Равно как и товарный знак, фирменное наименование может обладать высокой различительной способностью, обзаводиться определенной репутацией на рынке и, соответственно, индивидуализировать компанию, его носящую.
Право на фирменное наименование как средство индивидуализации в России существует и законодательно охраняется достаточно давно. Так, действовавшее до вступления в силу части 4 ГК РФ Положение о фирме 1927 г. устанавливало, что всякий, кто обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения[15].
Право на фирму, как было указано в Положении о фирме, возникало с момента, когда фактически начиналось пользование фирмой. При этом под пользованием фирмой Положение понимало, в частности, использование фирменного наименования.
Нормы части первой ГК РФ, в противовес ставшему достоянием истории Положению о фирме, установили, что право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица. По такому же пути шла и судебная практика[16]. Вместе с тем в связи с нечетким законодательным регулированием право на существование имели оба подхода, определяющие момент возникновения прав на фирму.
Четвертая часть ГК РФ внесла уточнения и несколько упростила решение этого вопроса.
Прежде всего прекратило свое действие Положение о фирме 1927 г., что исключило противоречие относительно даты возникновения права на фирменное наименование[17]. Так, данное право, очевидно, возникает в связи с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ. При этом для фирменного наименования никакой дополнительной регистрации не требуется[18].
Говоря о соотношении прав на фирменное наименование с правами на иные средства индивидуализации, необходимо обратить внимание на следующее. Помимо нормы о неправомерности использования чужого фирменного наименования (которая, по сути, воспроизводит соответствующую норму Положения о фирме[19]) часть 4 ГК РФ содержит ряд норм о соотношении фирменных наименований и товарных знаков. Ранее данный вопрос ни в Законе о товарных знаках[20], ни в иных нормативных актах разрешен не был.
Следует отметить, что в силу нормы п. 8 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или его отдельным элементом в том случае, если они заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров или услуг, для которых фирменное наименование уже используется.
Как показывает практика, должностные лица Роспатента при проведении экспертизы заявки на товарный знак до вступления в силу части 4 ГК РФ не обращались к базам данных налоговых органов, так как это не было вменено им в обязанность. Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[21] не предусмотрено полномочие эксперта проводить экспертизу на сходство заявленного обозначения с фирменными наименованиями зарегистрированных в РФ юридических лиц. Поэтому эксперты делают это достаточно неохотно и редко, несмотря на вступление новых норм в силу и общедоступный характер сведений о фирменных наименованиях.
Однако, даже если бы такая экспертиза проводилась, Роспатент в любом случае не смог бы проверить, используются ли противопоставленные фирменные наименования в отношении товаров, однородных тем, для которых испрашивается охрана товарного знака. В этой связи полагаем, что необходимость проведения подобной проверки не будет предусмотрена и в Административном регламенте, который в ближайшее время должен заменить вышеуказанные Правила. Таким образом, непосредственно в момент регистрации товарного знака данная норма работает достаточно слабо.
У налоговых органов при регистрации фирменных наименований ситуация практически аналогичная. Для проверки сходства фирменных наименований с зарегистрированными товарными знаками у них нет ни правовых оснований, ни полномочий. Это вполне объяснимо, так как в противном случае может быть поставлена под угрозу работа всей системы регистрации юридических лиц.
Таким образом, в обоих случаях ответственность за потенциальное нарушение исключительных прав третьих лиц законодательно возлагается преимущественно на заявителя. Как следствие, для минимизации рисков необходимо тщательно выверять то обозначение, которое планируется использовать как товарный знак или как фирменное наименование, чтобы не нарушить права третьих лиц.
С принятием части 4 ГК РФ в законодательстве также появилась новелла, призванная урегулировать соотношение прав на фирменное наименование и прав на товарный знак. Так, п. 6 ст. 1252 ГК РФ закрепил следующее положение: если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.
Данное законодательное решение представляется логичным с учетом того, что и фирменное наименование, и товарный знак выполняют общую функцию – индивидуализации, различения лиц и производимых ими товаров[22].
Таким образом, при столкновении идентичных или сходных до степени смешения товарного знака и фирменного наименования возникает вероятность введения в заблуждение потребителей, которые не могут точно определить, от какого лица исходит товар или услуга. В этой связи можно утверждать, что в конечном итоге функция товарного знака и фирменного наименования одна и та же: корректное донесение информации до потребителей.
Закон предусматривает принцип независимой охраны товарного знака и фирменного наименования для случая, когда они принадлежат одному и тому же правообладателю[23]. На наш взгляд, тот же принцип действует и тогда, когда эти обозначения принадлежат разным правообладателям. Ведь каждый из них приобретает свое средство индивидуализации независимо от другого, возможно, даже не зная о его существовании в силу вышеупомянутой практики регистрирующих органов. Разумеется, речь идет о ситуации, когда в действиях правообладателей не было выявлено признаков недобросовестной конкуренции.
Если два средства индивидуализации идентичны, а права на них были приобретены добросовестно, то они могут существовать независимо друг от друга. К примеру, финансовые услуги банка «Русский стандарт» вряд ли кто-то из потребителей сможет перепутать с водкой одноименной марки. Эти обозначения благополучно и совершенно самостоятельно существуют на российском рынке, не нанося никакого вреда друг другу.
Но такая ситуация возможна только до тех пор, пока не произойдет их столкновение в отношении однородных товаров или услуг и не возникнет вероятность смешения. В этом случае отсутствуют какие-либо критерии разрешения этой коллизии, кроме даты приоритета каждого обозначения.
Достаточно распространенной можно счесть практику, когда то или иное обозначение уже зарегистрировано и как товарный знак, и как фирменное наименование, но разными лицами. Причем такая ситуация могла возникнуть как до вступления в силу части 4 ГК РФ, так и после. А поскольку правообладатели, как правило, не могут или не желают урегулировать конфликт путем переговоров, начинается судебное разбирательство.
Однако, имея зарегистрированный товарный знак и/ или фирменное наименование, не стоит спешить запрещать всем юридическим лицам, зарегистрированным в ЕГРЮЛ с тождественными или сходными наименованиями, использовать их. Помимо тождества или сходства индивидуализирующих обозначений требуется также наличие первенства в приобретении права и факта смешения.
К примеру, ЗАО «АКФ “МББ-Аудит”», являющемуся правообладателем товарного знака «МББ», в иске против ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”», ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» о нарушении права на товарный знак было отказано[24]. В обоснование суд указал, что фирменные наименования ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» были зарегистрированы ранее даты приоритета товарного знака, а в отношении ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» истец не представил доказательства использования данным ответчиком своего фирменного наименования в рекламе и на вывесках и введения своих услуг в гражданский оборот, в связи с чем, как правомерно отметил суд, нельзя утверждать, что имело место смешение в отношении товарного знака. При этом суд отметил, что истец, зарегистрированный в качестве юридического лица раньше каждого из ответчиков, имел возможность обратиться в суд с иском о нарушении права на фирменное наименование. В этом случае его требования к ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» и ЗАО «МББ-Аудит» были бы с высокой вероятностью удовлетворены.
В этой связи стоит обратиться к уже имеющейся судебной практике разрешения споров между обладателями прав на товарные знаки и фирменные наименования.
Представляет интерес постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 октября 2008 г. по делу № А56–51664/2006. В данном деле имел место спор между обладателем права на товарный знак «Кировец» и юридическим лицом с фирменным наименованием, полностью включающим этот знак, – ООО «ТД “Кировец”». В ходе рассмотрения дела суд выявил критерии, позволившие решить спор в пользу правообладателя товарного знака.
Во-первых, это степень сходства спорных обозначений. В данном случае речь идет о высокой степени сходства – наличие в фирменном наименовании других элементов («ООО» и «ТД») не играет существенной роли.
Во-вторых, это объем охраны каждого из обозначений. Для товарного знака объемом охраны является перечень товаров и услуг, объединенных в классы, в отношении которых он зарегистрирован. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, поэтому объем его охраны – это любая деятельность, которую фактически осуществляет его обладатель.
Наконец, следует определить, возникает ли опасность смешения деятельности двух лиц, т. е. существует ли вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Как правило, если присутствует высокая степень сходства и совпадает объем использования, можно однозначно утверждать, что опасность смешения возникает.
Учитывая обозначенные выше критерии, представляется возможным сделать вывод, что в отношении столкновений фирменных наименований с товарными знаками, точно так же, как и в случае столкновения товарных знаков между собой, применяется так называемое «правило треугольника», предложенное ВАС РФ и описанное В. В. Старженецким[25]. Согласно данному правилу, суды при решении спора о праве на средства индивидуализации должны устанавливать три группы критериев: различительную способность обозначения истца; степень сходства спорных обозначений; однородность товаров и/или услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы и используются. Справедливо в рассматриваемом нами случае также и то, что «все указанные критерии находятся в тесной внутренней взаимосвязи, что отражается, например, в том, что слабость одного критерия может быть компенсирована силой другого»[26]. В частности, неполное совпадение круга товаров и услуг или недостаточно очевидное сходство обозначений может все равно считаться достаточным для установления факта нарушения, если различительная способность обозначения истца довольно велика.
В. Лощилин, помощник юриста,
практика по интеллектуальной собственности
компании Goltsblat BLP
Фирменное наименование – имя компании, которое позволяет потребителю и контрагентам выделить ее из сотен тысяч других юридических лиц. Равно как и товарный знак, фирменное наименование может обладать высокой различительной способностью, обзаводиться определенной репутацией на рынке и, соответственно, индивидуализировать компанию, его носящую.
Право на фирменное наименование как средство индивидуализации в России существует и законодательно охраняется достаточно давно. Так, действовавшее до вступления в силу части 4 ГК РФ Положение о фирме 1927 г. устанавливало, что всякий, кто обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения[15].
Право на фирму, как было указано в Положении о фирме, возникало с момента, когда фактически начиналось пользование фирмой. При этом под пользованием фирмой Положение понимало, в частности, использование фирменного наименования.
Нормы части первой ГК РФ, в противовес ставшему достоянием истории Положению о фирме, установили, что право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица. По такому же пути шла и судебная практика[16]. Вместе с тем в связи с нечетким законодательным регулированием право на существование имели оба подхода, определяющие момент возникновения прав на фирму.
Четвертая часть ГК РФ внесла уточнения и несколько упростила решение этого вопроса.
Прежде всего прекратило свое действие Положение о фирме 1927 г., что исключило противоречие относительно даты возникновения права на фирменное наименование[17]. Так, данное право, очевидно, возникает в связи с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ. При этом для фирменного наименования никакой дополнительной регистрации не требуется[18].
Говоря о соотношении прав на фирменное наименование с правами на иные средства индивидуализации, необходимо обратить внимание на следующее. Помимо нормы о неправомерности использования чужого фирменного наименования (которая, по сути, воспроизводит соответствующую норму Положения о фирме[19]) часть 4 ГК РФ содержит ряд норм о соотношении фирменных наименований и товарных знаков. Ранее данный вопрос ни в Законе о товарных знаках[20], ни в иных нормативных актах разрешен не был.
Следует отметить, что в силу нормы п. 8 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или его отдельным элементом в том случае, если они заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров или услуг, для которых фирменное наименование уже используется.
Как показывает практика, должностные лица Роспатента при проведении экспертизы заявки на товарный знак до вступления в силу части 4 ГК РФ не обращались к базам данных налоговых органов, так как это не было вменено им в обязанность. Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[21] не предусмотрено полномочие эксперта проводить экспертизу на сходство заявленного обозначения с фирменными наименованиями зарегистрированных в РФ юридических лиц. Поэтому эксперты делают это достаточно неохотно и редко, несмотря на вступление новых норм в силу и общедоступный характер сведений о фирменных наименованиях.
Однако, даже если бы такая экспертиза проводилась, Роспатент в любом случае не смог бы проверить, используются ли противопоставленные фирменные наименования в отношении товаров, однородных тем, для которых испрашивается охрана товарного знака. В этой связи полагаем, что необходимость проведения подобной проверки не будет предусмотрена и в Административном регламенте, который в ближайшее время должен заменить вышеуказанные Правила. Таким образом, непосредственно в момент регистрации товарного знака данная норма работает достаточно слабо.
У налоговых органов при регистрации фирменных наименований ситуация практически аналогичная. Для проверки сходства фирменных наименований с зарегистрированными товарными знаками у них нет ни правовых оснований, ни полномочий. Это вполне объяснимо, так как в противном случае может быть поставлена под угрозу работа всей системы регистрации юридических лиц.
Таким образом, в обоих случаях ответственность за потенциальное нарушение исключительных прав третьих лиц законодательно возлагается преимущественно на заявителя. Как следствие, для минимизации рисков необходимо тщательно выверять то обозначение, которое планируется использовать как товарный знак или как фирменное наименование, чтобы не нарушить права третьих лиц.
С принятием части 4 ГК РФ в законодательстве также появилась новелла, призванная урегулировать соотношение прав на фирменное наименование и прав на товарный знак. Так, п. 6 ст. 1252 ГК РФ закрепил следующее положение: если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.
Данное законодательное решение представляется логичным с учетом того, что и фирменное наименование, и товарный знак выполняют общую функцию – индивидуализации, различения лиц и производимых ими товаров[22].
Таким образом, при столкновении идентичных или сходных до степени смешения товарного знака и фирменного наименования возникает вероятность введения в заблуждение потребителей, которые не могут точно определить, от какого лица исходит товар или услуга. В этой связи можно утверждать, что в конечном итоге функция товарного знака и фирменного наименования одна и та же: корректное донесение информации до потребителей.
Закон предусматривает принцип независимой охраны товарного знака и фирменного наименования для случая, когда они принадлежат одному и тому же правообладателю[23]. На наш взгляд, тот же принцип действует и тогда, когда эти обозначения принадлежат разным правообладателям. Ведь каждый из них приобретает свое средство индивидуализации независимо от другого, возможно, даже не зная о его существовании в силу вышеупомянутой практики регистрирующих органов. Разумеется, речь идет о ситуации, когда в действиях правообладателей не было выявлено признаков недобросовестной конкуренции.
Если два средства индивидуализации идентичны, а права на них были приобретены добросовестно, то они могут существовать независимо друг от друга. К примеру, финансовые услуги банка «Русский стандарт» вряд ли кто-то из потребителей сможет перепутать с водкой одноименной марки. Эти обозначения благополучно и совершенно самостоятельно существуют на российском рынке, не нанося никакого вреда друг другу.
Но такая ситуация возможна только до тех пор, пока не произойдет их столкновение в отношении однородных товаров или услуг и не возникнет вероятность смешения. В этом случае отсутствуют какие-либо критерии разрешения этой коллизии, кроме даты приоритета каждого обозначения.
Достаточно распространенной можно счесть практику, когда то или иное обозначение уже зарегистрировано и как товарный знак, и как фирменное наименование, но разными лицами. Причем такая ситуация могла возникнуть как до вступления в силу части 4 ГК РФ, так и после. А поскольку правообладатели, как правило, не могут или не желают урегулировать конфликт путем переговоров, начинается судебное разбирательство.
Однако, имея зарегистрированный товарный знак и/ или фирменное наименование, не стоит спешить запрещать всем юридическим лицам, зарегистрированным в ЕГРЮЛ с тождественными или сходными наименованиями, использовать их. Помимо тождества или сходства индивидуализирующих обозначений требуется также наличие первенства в приобретении права и факта смешения.
К примеру, ЗАО «АКФ “МББ-Аудит”», являющемуся правообладателем товарного знака «МББ», в иске против ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”», ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» о нарушении права на товарный знак было отказано[24]. В обоснование суд указал, что фирменные наименования ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» были зарегистрированы ранее даты приоритета товарного знака, а в отношении ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» истец не представил доказательства использования данным ответчиком своего фирменного наименования в рекламе и на вывесках и введения своих услуг в гражданский оборот, в связи с чем, как правомерно отметил суд, нельзя утверждать, что имело место смешение в отношении товарного знака. При этом суд отметил, что истец, зарегистрированный в качестве юридического лица раньше каждого из ответчиков, имел возможность обратиться в суд с иском о нарушении права на фирменное наименование. В этом случае его требования к ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» и ЗАО «МББ-Аудит» были бы с высокой вероятностью удовлетворены.
В этой связи стоит обратиться к уже имеющейся судебной практике разрешения споров между обладателями прав на товарные знаки и фирменные наименования.
Представляет интерес постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 октября 2008 г. по делу № А56–51664/2006. В данном деле имел место спор между обладателем права на товарный знак «Кировец» и юридическим лицом с фирменным наименованием, полностью включающим этот знак, – ООО «ТД “Кировец”». В ходе рассмотрения дела суд выявил критерии, позволившие решить спор в пользу правообладателя товарного знака.
Во-первых, это степень сходства спорных обозначений. В данном случае речь идет о высокой степени сходства – наличие в фирменном наименовании других элементов («ООО» и «ТД») не играет существенной роли.
Во-вторых, это объем охраны каждого из обозначений. Для товарного знака объемом охраны является перечень товаров и услуг, объединенных в классы, в отношении которых он зарегистрирован. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, поэтому объем его охраны – это любая деятельность, которую фактически осуществляет его обладатель.
Наконец, следует определить, возникает ли опасность смешения деятельности двух лиц, т. е. существует ли вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Как правило, если присутствует высокая степень сходства и совпадает объем использования, можно однозначно утверждать, что опасность смешения возникает.
Учитывая обозначенные выше критерии, представляется возможным сделать вывод, что в отношении столкновений фирменных наименований с товарными знаками, точно так же, как и в случае столкновения товарных знаков между собой, применяется так называемое «правило треугольника», предложенное ВАС РФ и описанное В. В. Старженецким[25]. Согласно данному правилу, суды при решении спора о праве на средства индивидуализации должны устанавливать три группы критериев: различительную способность обозначения истца; степень сходства спорных обозначений; однородность товаров и/или услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы и используются. Справедливо в рассматриваемом нами случае также и то, что «все указанные критерии находятся в тесной внутренней взаимосвязи, что отражается, например, в том, что слабость одного критерия может быть компенсирована силой другого»[26]. В частности, неполное совпадение круга товаров и услуг или недостаточно очевидное сходство обозначений может все равно считаться достаточным для установления факта нарушения, если различительная способность обозначения истца довольно велика.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента